Лицензия на товарный знак

Описание страницы: лицензия на товарный знак - 2020 ujl от профессионалов для людей.

Приобретение прав на товарный знак

Регистрация товарного знака, знака обслуживания
и международного товарного знака

Данный раздел полностью посвящен такому вопросу как регистрация товарного знака. Информация разбита на тематические главы, которые отражают шаги, которые следует предпринять предпринимателю планирующему регистрацию собственного товарного знака. С материалами раздела можно ознакомиться, последовательно изучив главу за главой или же воспользоваться оглавлением для быстрого поиска ответа на интересующий вопрос.

Раздел содержит как справочную информацию и нормативные акты, так и подробные пошаговые инструкции необходимые для регистрации знаков. Материалы раздела помогают предпринимателю, планирующему регистрацию знака, и дает полное представление о последовательности этапов регистрации. Любой желающий зарегистрировать собственный знак сэкономит себе массу времени и составит для себя четкий план всего, что будет происходить с момента подачи заявки до самого момента выдачи свидетельства о государственной регистрации товарного знака.

Развитие данного раздела будет заключаться в добавлении подробных описаний случаев регистрации товарных знаков. Также в данном разделе планируется создание практических инструментов для облегчения процесса государственной регистрации товарного знака.

Лицензионный договор на использование товарного знака

Использование товарного знака

Лицензионный договор представляет собой юридический документ, по которому одна сторона обязуется передать право пользования зарегистрированным товарным знаком другой стороне, с указанием или без указания пределов территории использования передаваемого знака. Необходимо помнить о том, что сторона, передающая право пользования товарным знаком по лицензионному договору, обязана осуществлять контроль качества выпускаемой продукции стороной, принявшей право пользования товарным знаком. Действующее законодательство предусматривает регистрацию лицензионного договора с исключительной или с неисключительной лицензией на товарный знак.

Договор с исключительной лицензией предоствляет лицензиату (лицу, получающему право использования) исключительное право на использование товарного знака, при этомлицензиар (правообладатель товарного знака) не вправе заключать лицензионные договоры с другими лицами.

Договор неисключительной лицензии предусматривает использование одного и того же товарного знака как его правообладателем (лицензиаром), так и стороной, получившей лицензию, причем за правообладателем сохраняется право выдачи лицензий и другим лицам. Кроме этого, различают частичную и полную лицензию. В первом случае товарный знак можно использовать только для указанной в договоре части товаров или услуг. Во втором случае, право использования товарного знака распространяется на весь указанный в договоре перечень товаров и услуг.

Предоставление права использования товарного знака

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака. Правообладатель товарного знака может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

[3]

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Таким образом, лицо, незаконно использующее чужой товарный знак, несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Однако законный путь использования чужого товарного знака все же есть. Правообладатель товарного знака может предоставить другому лицу права использования товарного знака в установленных договором пределах путём заключения лицензионного договора.

Заключение лицензионного договора на товарный знак не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

Лицензионный договор на товарный знак подлежит обязательной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам «Роспатент».

Лицензионный договор на товарный знак может быть двух видов:

1 Неисключительная лицензия
Предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.
2 Исключительная лицензия
Предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

Для того чтобы зарегистрировать лицензионный договор
необходимы следующие сведения:

1
  • Сведения о Лицензиаре (наименование, юридический адрес, ОГРН, ФИО и должность руководителя), все сведения должны соответствовать данным, содержащимся в Реестре товарных знаков РФ.
  • Сведения о Лицензиате (наименование, юридический адрес, ОГРН, ФИО и должность руководителя).
  • Предмет договора (номер свидетельства товарного знака, классы МКТУ, на которые выдаётся право использования), в свидетельство на товарный знак и в Реестр товарных знаков РФ должны быть внесены все изменения (если таковые были).
  • Вид лицензии.
  • Срок выдачи лицензии – он не может быть больше, чем срок действия товарного знака.
  • Территория – если территория не указана, то это вся территория РФ.
  • Размер вознаграждения – договор между юридическими лицами должен быть возмездным.
  • Прочие условия, которые необходимо для включения в лицензионный договор — например, условия выплаты вознаграждения, условия расторжения договора, возможность выдачи сублицензий и т.д.

Следует иметь в виду, что изменения, вносимые в лицензионный договор, и расторжение лицензионного договора также подлежат обязательной регистрации в «Роспатент»е.

Лицензионный договор на товарный знак

Получив охрану товарного знака, компания не только может применять его для идентификации собственных изделий. Закон допускает возможность передачи прав другим лицам, в том числе на временной основе. Заключение лицензионных соглашений происходит по правилам ГК РФ, а все условия этого документа стороны согласуют самостоятельно.

Читайте так же:  Рвп в россии

Общие правила

Охрана знака действует на протяжении 10 лет, и распространяется на территорию России, либо сразу нескольких государств (если при подаче заявки было проведена регистрация на международном уровне). В пределах срока действия свидетельства, правообладатель может временно передать права на обозначение другим коммерческим структурам. Для этого оформляется лицензионное соглашение с одним или несколькими лицензиатами.

Общие правила оформления лицензионных договоров регламентированы статьей 1489 ГК РФ:

  • соглашение должно быть составлено в форме письменного документа;
  • срок сделки не должен выходить за пределы периода действия свидетельства;
  • предоставление прав на обозначение носит коммерческий характер – правила, размер и порядок перечисления вознаграждения определяется сторонами самостоятельно;
  • в тексте документа обязательно фиксируется реестр товаров, на которые передается право;
  • договор подлежит регистрации в службе Роспатента – соответствующее заявление могут представить обе стороны, либо один из участников сделки.

Для оформления лицензионных соглашение сторонам предоставлена практически полная свобода действий. Они могут предусмотреть любые условия сделки, соответствующие режиму правовой охраны.

Условия лицензионного соглашения

По условиям сделки, правообладатель (лицензиар) передает на временной основе исключительные права в пределах, согласованных сторонами. Допускается одновременное заключение соглашения с несколькими лицами (лицензиатами), а также включение пункта о возможности передачи прав по сублицензии без дополнительного разрешения владельца объекта.

Выделим наиболее важные положения, которые должны предусмотреть стороны:

  • сведения о товарном знаке, со ссылкой на реквизиты охранного свидетельства о регистрации;
  • описание товаров, для которых лицензиат вправе использовать обозначение;
  • государство, регион или иная территория, на которой разрешается выпуск и реализация продукции с использованием знака;
  • срок лицензии (если данный пункт отсутствует в соглашении, оно действует на неопределенный срок);
  • правила и сроки выплаты вознаграждения – например, единовременный платеж, ежемесячные отчисления, процент от стоимости реализованных товаров и т.д.;
  • пункт о возможности заключения сублицензионных соглашений (если такое положение не включено в условия сделки, передавать права по сублицензии можно только с отдельного согласия владельца объекта);
  • положения об ответственности сторон за нарушение условий соглашения.

Товарный знак относится к коммерческим обозначениям, поэтому его использование на условиях лицензии должно приносить выгоду правообладателю. Для определения размера вознаграждения может использоваться независимая оценка исключительных прав, либо стороны решат этот вопрос по взаимной договоренности.

Соглашение может оформляться в пользу только одного лицензиата без ограничения по территории и перечню товарных групп. Такое условие о неограниченной лицензии запрещает правообладателю передавать товарный знак иным лицам. Если соглашение носит неисключительный характер, правообладатель сохраняет возможность пользования наряду с лицензиатом, а также может передавать права иным лицам.

Правила регистрации

Лицензионное соглашение вступает в силу только с момента его регистрации. Для этого с заявлением в Роспатент обращается один из участников сделки, либо обе стороны. Регистрация проводится на основании одного из следующих документов:

  • оригинал договора;
  • письменное уведомление о совершенной сделке с описанием всех существенных условий (в том числе срок, территориальные признаки, реестр товарных групп и т.д.);
  • нотариальная выписка из соглашения.

Письменное уведомление о состоявшейся сделке должно быть подписано обоими участниками. После завершения регистрационных действий, сведения о временном распоряжении фиксируются в реестре.

Что грозит на нарушение условий лицензионного соглашения

Обе стороны обязаны соблюдать положения, зафиксированные в договоре. За нарушения правил оплаты и использования объекта грозит не только возвещение убытков и взыскание штрафных санкций, но и досрочное расторжение договора по иску правообладателя. В состав возможных нарушений входит:

  • использование за пределами территории, указанной в соглашении;
  • нарушение срока и порядка перечисления вознаграждения;
  • передача прав на обозначение по сублицензионному соглашению, если это не предусмотрено первоначальным договором.

Нарушения могут выявляться и в действиях лицензиара. Например, по условиям исключительной лицензии он не может использовать обозначение для собственной продукции. При нарушении такого пункта договора, требование о возмещении убытков сможет предъявить лицензиат.

Рассмотрение споров, связанных с нарушениями договоров, осуществляется через арбитраж и Суд по интеллектуальным правам. Наличие лицензии не лишает правообладателя возможность использовать средства защиты к нарушителям, размещающим обозначение на своей продукции без разрешения.

Лицензия на товарный знак

Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.

В рамках круглого стола речь пойдет о Всероссийской диспансеризации взрослого населения и контроле за ее проведением; популяризации медосмотров и диспансеризации; всеобщей вакцинации и т.п.

Программа, разработана совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

С письменного согласия правообладателя (иностранное юридическое лицо), выраженного не в лицензионном договоре, российская организация ввозит в РФ и реализует третьим лицам для дальнейшей перепродажи товар, маркированный товарным знаком. Правообладатель заинтересован в том, чтобы российская организация уполномочила лиц, приобретающих товар для дальнейшей продажи, использовать в связи с такой продажей принадлежащий правообладателю товарный знак и наименование правообладателя (в том числе на своих сайтах, бланках, буклетах и рекламной продукции). Правообладатель товарного знака — зарубежная компания, она имеет международную регистрацию товарного знака, в том числе в Роспатенте, и намерена разрешить использование товарного знака и своего фирменного наименования при реализации своего товара российскому дилеру. Обязательно ли заключение лицензионного договора между правообладателем и дилером на использование вышеуказанных прав, или достаточно письменного согласия правообладателя о предоставлении такого права?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Предоставление другому лицу права использования фирменного наименования не допускается.
Лицо, не являющееся правообладателем, может предоставить право использования принадлежащего правообладателю товарного знака третьим лицам только на основании сублицензионного договора и только в пределах тех прав и способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором, заключенным с правообладателем.
В приведенной ситуации само по себе использование третьими лицами товарного знака и фирменного наименования правообладателя третьими лицами не противоречит закону.

[1]

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Александров Алексей

Ответ прошел контроль качества

12 апреля 2018 г.

Читайте так же:  Комиссование из армии

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.

————————————————————————-
*(1) В судебной практике представлен и иной подход (смотрите, например, постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 ноября 2017 г. N 11АП-15275/17).

© ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 2019. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания «Гарант» и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.

Все права на материалы сайта ГАРАНТ.РУ принадлежат ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». Полное или частичное воспроизведение материалов возможно только по письменному разрешению правообладателя. Правила использования портала.

Портал ГАРАНТ.РУ зарегистрирован в качестве сетевого издания Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором), Эл № ФС77-58365 от 18 июня 2014 года.

ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 119234, г. Москва, ул. Ленинские горы, д. 1, стр. 77, [email protected]

8-800-200-88-88
(бесплатный междугородный звонок)

Редакция: +7 (495) 647-62-38 (доб. 3145), [email protected]

Отдел рекламы: +7 (495) 647-62-38 (доб. 3136), [email protected] Реклама на портале. Медиакит

Если вы заметили опечатку в тексте,
выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

3. Как зарегистрировать товарный знак и/или знак обслуживания и получить свидетельство на него?

Чтобы зарегистрировать товарный знак и/или знак обслуживания (далее – товарный знак) необходимо оформить заявку и подать ее в Роспатент.

По заявке в установленном порядке проводится формальная экспертиза (статья 1498 ГК РФ) и экспертиза заявленного обозначения на соответствие требованиям законодательства, по результатам которой принимается решение о регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации (статья 1499 ГК РФ).

Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака изложены в статье 1483 ГК РФ.

Государственная регистрация товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и выдача свидетельства осуществляется на основании решения о государственной регистрации товарного знака (статьи 1503, 1504 ГК РФ).

За совершение юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией товарного знака, уплачивается установленная пошлина.

Как управлять полученной международной регистрацией: Лицензия

Для регистрации в Международном реестре лицензии на товарный знак, действующей в нескольких странах (Договаривающихся сторонах), вы можете – хотя и не обязаны – единожды направить соответствующий запрос (бланк MM13).

Заполненный бланк MM13 можно направить:

  • непосредственно в ВОИС;
  • в национальное ведомство ИС владельца регистрации (т.е. ведомство Договаривающейся стороны владельца регистрации); или
  • в ведомство Договаривающейся стороны, в отношении которой выдана лицензия.

Какую правовую силу имеет регистрация лицензии в Международном реестре?

Для ряда стран/регионов регистрация лицензии в Международном реестре имеет такую же силу, что и регистрация лицензии непосредственно в каждом национальном/региональном ведомстве ИС.

Однако в отдельных случаях регистрация лицензии в Международном реестре не имеет силы в той или иной стране или том или ином регионе. Регистрация лицензии в Международном реестре не имеет силы в стране или регионе:

  • национальное законодательство которых не предусматривает регистрацию лицензий на товарные знаки (Австралия, Германия, Новая Зеландия); или
  • которые сделали заявление в соответствии с правилом 20bis(6)(b) о том, что запись о лицензии в Международном реестре не имеет силы. В этих странах (регионах) формальные процедуры, необходимые для регистрации лицензии на товарный знак, должны быть выполнены непосредственно в национальных ведомствах ИС с соблюдением национального законодательства (Африканская организация интеллектуальной собственности (АОИС), Камбоджа, Китай, Колумбия, Гамбия, Грузия, Греция, Индия, Индонезия, Япония, Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Мексика, Республика Корея, Республика Молдова, Российская Федерация, Сингапур и Таиланд).

Сколько это стоит

Размер пошлины за внесение записи о лицензии или внесение поправки в запись о лицензии составляет 177 шв. франков.

Лицензионный договор

По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Виды лицензий:

Простая (неисключительная) лицензия — предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. Это означает, что может быть несколько лицензиатов, которые имеют право использовать данные результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Видео (кликните для воспроизведения).

Исключительная лицензия — предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. Это означает, что может быть только один лицензиат, который имеет право использовать данные результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Стоимость регистрации лицензионного договора, руб.:

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПОШЛИНЫ
Регистрация лицензионного (сублицензионного) договора на Товарный знак
В отношении одного товарного знака 10000 13500
В отношении каждого дополнительного товарного знака 1500 11500
Регистрация лицензионного (сублицензионного) договора на Изобретение, Полезную модель, Промышленный образец
В отношении одного патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец 15000 за один договор 1650
В отношении каждого дополнительного патента 850
Регистрация лицензионного (сублицензионного) договора на Топологию интегральных микросхем
В отношении одной Топологии интегральных микросхем 15000 5000*
В отношении каждой последующей Топологии интегральных микросхем 2500
* пошлина за внесение изменений в реестр (уплачивается вместе пошлиной за регистрацию лицензионного договора) 2600
Внесение изменений в зарегистрированный договор
Внесение изменений в зарегистрированный лицензионный (сублицензионный) договор, договор коммерческой концессии (субконцессии), договор залога 5000 2500
Читайте так же:  Договор поставки по счетам

за каждый ТЗ, расширяющий предмет договора

за каждый патент, свидетельство расширяющие предмет договора

Необходимая информация для регистрации лицензионного договора:

Наименования, адреса сторон договора, ИНН/КПП, ОГРН/ОГРНИП, СНИЛС (для физ. лиц). Для иностранных лиц – соответствующие данные;

Номера охранных документов объектов интеллектуальной собственности;

Вид лицензии (исключительная/неисключительная);

Территория действия лицензионного договора;

Срок действия лицензионного договора;

Условие о размере вознаграждения и о порядке его выплаты;

Способы использования результата интеллектуальной деятельности или товары и услуги, в отношении которых предоставляется право использования средства индивидуализации;

Наличие согласия на предоставление права по сублицензионному договору (да/нет);

Возможность расторжения в одностороннем порядке (да (на каких условиях?)/нет)

Лицензионный договор на товарный знак

Как составить лицензионный договор на товарный знак в 2019 Образец и комментарии к лицензионному договору

При составлении лицензионного договора на товарный знак в 2019 году обязательно необходимо согласовать следующие существенные условия:

  • сведения о товарном знаке, права на использование которого предоставляются;
  • перечень товаров и/или услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован такой товарный знак и предоставляется право его использования по договору;
  • описание разрешенных способов использования товарного знака;
  • размер либо порядок определения размера лицензионного вознаграждения.

Лицензионный договор на товарный знак Образец

1. Предмет лицензионного договора

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату за вознаграждение право использования в предпринимательской деятельности Лицензиата следующих товарных знаков (далее по тексту – «Товарный знак»):

  • Словесный товарный знак «________» №___________, зарегистрированный в надлежащем порядке и охраняемый на основании Свидетельства № ______ от «___» ______ 20__г. с приоритетом от «___» ________ 20__г.;
  • Комбинированный товарный знак № ___________, зарегистрированный в надлежащем порядке и охраняемый на основании Свидетельства № ______ от «___» ______ 20__г. с приоритетом от «___» ________ 20__г.

Сведения о лицензируемом товарном знаке должны быть максимально конкретизированы путем указания на его вид, включаемое в его состав словесное обозначение или изображение и обязательное указание номера регистрации товарного знака.

1.2. Товарный знак может быть использован Лицензиатом для индивидуализации товаров (услуг), в отношении которых товарный знак зарегистрирован, любыми не противоречащими законодательству способами.

Приведённая формулировка является наиболее общей. Следует обращать внимание на то, что в лицензионном договоре на товарный знак не должны указываться товары или услуги, для индивидуализации которых товарный знак не регистрировался. Если товарный знак регистрировался только по классам товаров, то не следует упоминать в лицензионном договоре услуги и наоборот.

При необходимости допускается ограничение права использования товарного знака (знака обслуживания) как по группе товаров (услуг), так и по способам использования.

Например, можно использовать следующие распространенные формулировки:

Товарный знак может быть использован Лицензиатом для индивидуализации следующих товаров (услуг), в отношении которых товарный знак зарегистрирован:

Наименование товаров и (или) услуг

Информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; реклама

Товарный знак может быть использован Лицензиатом любыми не противоречащими законодательству способами за исключением размещения Товарного знака (знака обслуживания) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

1.3. Право использования Товарного знака предоставляется по настоящему Договору на условиях простой (неисключительной) лицензии.

Неисключительная лицензия подразумевает предоставление Лицензиату права использования товарного знака с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий третьим лицам. По умолчанию (то есть если в лицензионном договоре не предусмотрено иное), предоставленная лицензия считается неисключительной.

При необходимости можно предусмотреть, что предоставленная лицензия на товарный знак является исключительной. В таком случае у Лицензиара не сохраняется право выдачи аналогичной лицензий другим лицам на той же территории в отношении тех же товаров (услуг) в течении всего срока предоставленной лицензии.

[2]

1.4. Товарный знак может быть использован на всей территории Российской Федерации.

Возможно также ограничение территории использования товарного знака путем указания определенных административно-территориальных единиц. В таком случае использование товарного знака за пределами их границ будет запрещено.

2. Лицензионное вознаграждение за использование товарного знака

2.1. За предоставленное право использования Товарного знака Лицензиат уплачивает Лицензиару лицензионное вознаграждение в размере и порядке, предусмотренном в Приложении к настоящему Договору.

Условие о размере вознаграждения не обязательно включать непосредственно в текст лицензионного договора,на товарный знак, достаточно его определить в отдельном приложении, которое может не предоставляться на регистрацию.

На практике способы определения лицензионного вознаграждения различны. По соглашению сторон может быть единовременно уплачена фиксированная сумма (паушальный платеж) или установлена обязанность выплаты периодических платежей (роялти).

Размер роялти может быть поставлен в зависимость от суммы выручки или дохода, полученного Лицензиатом в определенном (отчетном) периоде. Также расчет роялти может быть связан с количеством продукции, которая выпущена или реализована Лицензиатом с использование товарного знака.

Соответственно, для расчета суммы роялти на Лицензиата должна быть возложена обязанность предоставления подробных отчетов о порядке использования товарного знака, включая необходимые сведения о размере полученной или причитающейся в отчетном периоде выручки (дохода), объемах произведенной или отгруженной продукции и т.д.

Регистрация лицензионного договора на товарный знак

Регистрация предоставления права по лицензионному договору на товарный знак осуществляется в определенном порядке.

Читайте так же:  Сингапур виза для россиян

Заявление на регистрацию может подать любая из сторон по договору. Обычно в нем указывается на кого возлагается обязанность по регистрации и порядок распределения расходов.

К заявлению на регистрацию прилагаются:

  • Два оригинала дицензионного договора на товарный знак или выписки из них, содержащие существенные условия лицензионного договора;
  • Незаверенная копия лицензионного договора или выписка из него для хранения в Роспатенте;
  • Документ об уплате установленной патентной пошлины;
  • Доверенность в случае подачи заявления через представителя.

В ходе проверки представленных документов специалисты ФИПС проверяют следующие основные моменты:

  • заявление подано надлежащим лицом (например, правообладателем, выступающим лицензиаром по договору);
  • форма и порядок оформления представленных на регистрацию документов соответствуют установленным требованиям (например, требование о подписании, сшивке документов и т.п.);
  • в возмездном лицензионном договоре имеется условие о вознаграждении или порядке его определения;
  • в договоре отсутствуют внутренние противоречия (например, территория достаточным образом определена);
  • предоставляемые по лицензионному договору права не выходят за пределы имеющихся у лицензиара прав (например, переданы права на использование в отношении товаров, не указанных в свидетельстве на товарный знак).

Аналогичным образом регистрируются соглашения об изменении или досрочном расторжении лицензионного договора на товарный знак.

Нарушение требований к регистрации предоставления права по лицензионному договору влечет направление дополнительных запросов либо отказ в регистрации и возврат документов.

Интеллектуальная собственность в России и за рубежом

Лицензионный договор на товарный знак

Лицензионный договор на товарный знак – самый распространенный способ передачи прав на товарные знаки. Это объясняется тем, что, с одной стороны, при его заключении правообладатель товарного знака сохраняет за собой исключительное право, с другой стороны, его контрагент получает право использовать товарный знак и извлекать из этого прибыль. Благодаря различным видам лицензионных договоров, гибким условиям лицензии, передача прав по лицензионному договору на товарный знак очень привлекательна с экономической точки зрения. В этой статье мы подробно расскажем о понятии, существенных условиях, видах, сроке и необходимости регистрации лицензионного договора.

1. Лицензионный договор на товарный знак: понятие

Лицензионный договор на товарный знак – это договор, по которому одна сторона (лицензиар) обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака на согласованных договором условиях, а лицензиат обязуется за это уплатить вознаграждение.

Приведенное понятие дословно не соответствует п.1 ст.1489 Гражданского кодекса РФ, но является более точным, потому что сторонами лицензионного договора на товарный знак могут быть только лица, осуществляющие предпринимательскую деятельности, поэтому безвозмездные сделки между ними запрещены. Таким образом, уплата вознаграждения является необходимым условием лицензии.

Как следует из понятия, две стороны лицензионного договора – лицензиар и лицензиат. Лицензиаром может быть правообладатель товарного знака или лицензиат по другому договору, которому передано право на сублицензию. В последнем случае договор в строгом смысле будет являться сублицензионным, но по условиям, форме, срокам и другим характеристикам он не отличается от обычного лицензионного договора. Лицензиатом может быть любое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, а именно юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Лицензионный договор на товарный знак обладает одной важной особенностью, установленной п.2 ст.1489 Гражданского кодекса. Закон императивно обязывает лицензиата обеспечить соответствие качества продукции требованиям лицензиара, поэтому важным условием предоставления лицензии являются требования к качеству товаров и услуг. Требования по качеству произведенного по лицензии товара могут быть предъявлены потребителями как к лицензиату, так и к лицензиару .

2. Виды лицензионных договоров.

Виды лицензионных договоров на товарные знаки не отличаются от общей классификации лицензионных договоров. Российское законодательство предусматривает передачу прав на товарные знаки по исключительным и неисключительным лицензиям.

Схема №1. Виды лицензионных договоров на товарные знаки

a. Исключительный лицензионный договор на товарный знак (исключительная лицензия) означает, что лицензиар утрачивает право заключать аналогичные договоры с другими лицами и, как правило, сам тоже утрачивает право использовать товарный знак в пределах предоставленной лицензии. Заключение такого договора на товарный знак, несомненно, выгодно лицензиату, т.к. он становится монополистом в использовании бренда. При этом, однако, стоимость исключительной лицензии выше, чем стоимость простой лицензии.

b. Простая неисключительная лицензия на товарный знак означает, что лицензиар сохраняет за собой право заключать аналогичные лицензионные договоры на товарные знаки с другими лицами. Заключение такого договора более выгодно лицензиару, т.к. он может получать прибыль одновременно от нескольких лицензиатов и от собственной деятельности в отношении бренда.

Виды лицензионных договоров, а именно их выбор, зависят от экономических планов правообладателя, характеристик самого товарного знака и являются результатом процесса переговоров между сторонами. Если же в договоре прямо не согласован вид лицензии, то считается, что передана простая неисключительная лицензия .

3. Лицензионный договор на товарный знак: существенные условия

Существенные условия договора – это условия, минимально необходимые и достаточные для того, чтобы договор считался заключенным и порождал юридические последствия. Нет какого-либо существенного условия – нет договора. Лицензионный договор на товарный знак должен содержать существенные условия, представленные на схеме.

Схема №2. Существенные условия лицензионного договора на товарный знак

a. Предмет лицензионного договора.Предмет лицензионного договора должен содержать указание на объект интеллектуальной собственности – товарный знак – и указание на то, что лицензиату передается право использования этого товарного знака. Товарный знак индивидуализируется путем указания реквизитов свидетельства на товарный знак, довольно часто с приложение к договору копии свидетельства.

Читайте так же:  Температура на рабочем месте

b. Способы использования товарного знака. Например, для размещения товарного на произведенной продукции, для импорта продукции с товарным знаком в Россию, путем указания в рекламе, на вывесках и т.д. Довольно часто условие лицензии о способах использования товарного знака выглядит следующим образом: «любыми способами, не запрещенными законодательством».

c. Перечень товаров и услуг. Регистрация товарного знака всегда производится в отношении определенного перечня товаров и услуг, классифицированных в соответствии с МКТУ. Лицензионный договор на товарный знак можно заключить лишь в отношении части товаров или услуг, но в любом случае перечень в лицензии должен быть явно согласован.

d. Вознаграждение лицензиара. Поскольку почти всегда передача прав по лицензионным договорам на товарные знаки является возмездной, сторонами должна быть согласована цена. Порядок расчета вознаграждения лицензиара может быть совершенно различным: фиксированная ставка, роялти, часть произведенной продукции, их сочетание .

4. Другие условия лицензионного договора на товарный знак.

Если стороны договорились обо всех существенных условиях, договор может быть заключен. Но на практике важное юридическое значение имеют также иные условия лицензионного договора. Их отсутствие не делает договор недействительным или незаключенным, может вносить неопределенность в отношениях между сторонами. Поэтому крайне желательно, чтобы лицензионный договор на товарный знак также содержал условия и территории и сроке.

По общему правилу, территория действия лицензии на российский товарный знак охватывает всю территории России, лицензиат вправе использовать бренд и во Владивостоке и в Калининграде, и в Крыму. Но иногда, особенно в дистрибьюторских отношениях, сторонам нужно ограничить территорию отдельным регионом или городом. Гражданский кодекс позволяет это делать. Сложнее дела обстоят с международным товарным знаком, действие которого распространяется сразу на несколько стран. Универсального подхода здесь нет, все зависит от законодательства конкретной страны. Полезную информацию по этому вопросу Вы можете найти на сайте ВОИС и на сайте Sum Intellectual Property в разделе Библиотека интеллектуальной собственности. Так или иначе, в случае с международными знаками тем более рекомендуется согласовывать территорию действия лицензии или обращаться к квалифицированному юристу по интеллектуальной собственности.

Срок тоже не является существенным условием лицензии. Если стороны не согласовали его, права в России будут переданы на 5 лет. Помимо указания на конкретный срок, лицензионный договор на товарный знак может содержать случаи автоматического продления его срок действия, досрочного прекращения лицензии, порядок продления по взаимному согласию сторон. Иные условия лицензионного договора определяются в зависимости от конкретных целей его заключения .

5. Регистрация лицензионного договора на товарный знак

Форма любой лицензии, как исключительной, так и простой неисключительной на любой объект интеллектуальных прав в России – письменная под страхом недействительности. Регистрация лицензионного договора на товарный знак требовалась до 1 октября 2014 года. С 1 октября 2014 года регистрация лицензионного договора на товарный знак была отменена. Кстати, обо всех изменениях в часть IV Гражданского кодекса в 2014 году Вы можете прочитать в этой статье на нашем сайте. В настоящее время регистрации подлежат только права на некоторую интеллектуальную собственность. Поэтому сейчас в Роспатенте регистрируется передача прав по лицензионному договору, а не сам договор. Для регистрации передачи прав на товарный знак необходимо:

  • уплатить патентную пошлину;
  • подать в Роспатент заявление о регистрации, подписанное обеими сторонам договора. Если заявление подписано только одной стороной, то к нему нужно приложить один из следующих документов:
  • подписанное сторонами уведомление о передачи прав по лицензионному договору ИЛИ удостоверенная нотариусом выписка из договора ИЛИ сам лицензионный договор на товарный знак

Приблизительный срок регистрации лицензионного договора на товарный знак в Роспатенте – 3 месяца. Если у эксперта возникнут какие-либо основания для запроса, срок регистрации может затянуться до полугода. В связи с этим рекомендуем очень внимательно подходить к составлению всех документов. Кроме того, перед заключением договора необходимо проверить обременения и статус товарного знака, являющегося предметом договора, что можно сделать в открытых реестрах на сайте ФИПС, перейдя по ссылке. В своей практике я уже несколько раз сталкивался с тем, что стороны решают заключить лицензионный договор на товарный знак, а сам товарный знак при этом не зарегистрирован или зарегистрирован на другое лицо. Причем часто это не результат обмана правообладателя, а просто незнание права интеллектуальной собственности обеими сторонами сделки. В любом случае будьте осмотрительны.

Видео (кликните для воспроизведения).

Ключевые слова: лицензионный договор на товарный знак, регистрация лицензионного договора, срок лицензионного договора, передача прав по лицензионному договору, условия лицензионного договора

Источники


  1. Под редакцией Аванесова Г. А. Криминология; Юнити-Дана — Москва, 2010. — 576 c.

  2. Старович, Збигнев Судебная сексология / Збигнев Старович. — М.: Юридическая литература, 2016. — 336 c.

  3. Бастрыкин, А.И. Актуальные проблемы теории государства и права. Учебное пособие / А.И. Бастрыкин. — М.: Юнити-Дана, 2014. — 237 c.
  4. Зильберштейн А. А. Земельное право. Шпаргалка; РГ-Пресс — Москва, 2010. — 797 c.
  5. Зильберштейн А. А. Земельное право. Шпаргалка; РГ-Пресс — Москва, 2010. — 797 c.
Лицензия на товарный знак
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here