Использование чужого товарного знака

Описание страницы: использование чужого товарного знака - 2020 ujl от профессионалов для людей.

Нарушение прав на товарный знак

    смотри также:
  • Что такое товарный знак
  • Понятия и термины: товарный знак,
    торговая марка, логотип, слоган,
  • Виды товарных знаков
  • Зачем регистрировать товарные знаки?
  • Права владельца товарного знака
  • Ответственность за нарушение
    прав на товарный знак
  • Экономическое значение торговой марки
  • Порядок регистрации товарного знака в РФ
  • Международная регистрация торговой марки
  • Свидетельство на товарный знак
  • Передача права на товарный знак
  • Ответственность за незаконное использование товарного знака

    Незаконное использование товарного знака или сходного с товарным знаком обозначения влечет за собой гражданскую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены чужой товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными

    Согласно статьи 1515 Части четвертой ГК РФ защита гражданских прав от незаконного использования товарного знака осуществляется следующим образом:

    В ст. 180 УК РФ предусмотрено наказание за НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА,

    Согласно части 1 ст. 180 УК РФ, незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, наказывается:
    — штрафом до 200 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев,
    — либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов;
    — либо исправительными работами на срок до 2 лет.

    В части 2 ст.180 УК РФ также указано:
    Незаконное использование предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в Российской Федерации товарного знака или наименования места происхождения товара, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, наказывается:
    — штрафом в размере до 120 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года,
    — либо обязательными работами на срок от 120 до 180 часов,
    — либо исправительными работами на срок до 1 года.

    Согласно части 3 ст. 180 УК РФ, деяния, предусмотренные частями первой или второй статьи 180 УК РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказываются:
    — штрафом в размере от 100 000 руб. до 300 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет,
    — либо арестом на срок от 4до 6 месяцев,
    — либо лишением свободы на срок до 5 лет.

    Упоминание чужого товарного знака на сайте в информационных целях не является незаконным

    Olivier26 / Depositphotos.com

    Комбинат кондитерских изделий обратился в арбитражный суд с иском к хозяйственному обществу о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак. Комбинат счел свои права нарушенными, поскольку общество разместило на сайте торгового центра информацию с использованием спорного товарного знака о нахождении в комплексе отдела реализации продукции истца.

    Ответчик настаивал на том, что исключительное право истца не нарушено, поскольку спорный товарный знак был размещен на сайте в целях информирования потребителей о наличии в торговом центре точки реализации продукции истца его контрагентом. При этом сведения о самих товарах, маркированных спорным товарным знаком, на сайте не размещались. Отметим также, что после обращения комбината с претензией, общество удалило с сайта спорный товарный знак, но не выплатило компенсацию, за взысканием которой комбинат в итоге обратился в суд.

    Арбитражный суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований комбината, указав, что спорный товарный знак использовался ответчиком в информационных целях, а не для индивидуализации своего товара или оказываемых им услуг, в связи с чем отсутствует факт нарушения исключительного права. Истец также не доказал вероятность смешения его изделий с продукцией иного производителя. Кроме того, суд пришел к выводу о том, что заявленные комбинатом требования не направлены на защиту или восстановление его прав. Такое решение оставил в силе апелляционный суд, подчеркнув, что само по себе упоминание товарного знака в информационных целях не является его использованием, поскольку ответчиком не размещалось информации, которая могла бы повлечь смешение товаров и услуг или ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товара.

    Однако истец не согласился с выводами судов и обратился с кассационной жалобой в СИП, полагая, что нотариальные протоколы осмотра сайта и соответствующие скриншоты страниц подтверждают незаконное использование ответчиком спорного товарного знака. Кроме того, согласно позиции истца, цель использования ответчиком товарного знака, учтенная судами первой и апелляционной инстанций, не входит в предмет доказывания по делу и установление данного обстоятельства не имеет правового значения для правильного разрешения спора.

    Аналитическая система «Сутяжник» поможет узнать, какие обстоятельства являются решающими для судов в конкретном виде споров. Вы сможете понять, как нужно скорректировать исковое заявление или претензию, чтобы увеличить вероятность принятия решения в вашу пользу. Попробовать сейчас

    Напомним, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 Гражданского кодекса).

    СИП отклонил довод комбината о том, что цель использования ответчиком товарного знака не входит в предмет доказывания по делу, поскольку он основан на неправильном понимании норм материального права. Товарные знаки используются для целей индивидуализации товаров юрлиц или ИП (п. 1 ст. 1477 ГК РФ). В связи с этим употребление слов, в том числе имен нарицательных, зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги, например, в письменных публикациях или устной речи (п. 157 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

    СИП признал верными выводы нижестоящих судов о том, что ответчик использовал спорный товарный знак в описательных и информационных целях, а не в связи с осуществлением им коммерческой деятельности. В итоге СИП оставил соответствующие судебные акты в силе, а кассационную жалобу без удовлетворения (Постановление СИП от 30 сентября 2019 г. № С01-852/2019 по делу № А40-266746/2018).

    Читайте так же:  Предмет иска

    Когда правообладатель товарного знака не сможет взыскать компенсацию за его использование третьими лицами?

    Юрист патентно-адвокатского бюро «Гардиум»

    специально для ГАРАНТ.РУ

    Компенсация как способ защиты исключительных прав на товарный знак набирает все большую популярность. Вместе с тем ведение судебного процесса связано со значительными издержками, поэтому перед инициированием разбирательства важно понимать перспективы удовлетворения исковых требований.

    Рассмотрим случаи, когда у правообладателя может не получиться взыскать компенсацию за использование принадлежащего ему товарного знака с третьих лиц.

    Третьи лица использовали товарный знак правообладателя до принятия Роспатентом решения о его регистрации

    Срок от подачи заявки на регистрацию товарного знака до принятия Роспатентом соответствующего решения может составить более 12 месяцев. Поскольку процедура регистрации товарного знака достаточно продолжительная, предприниматели задаются вопросом, можно ли взыскать с третьих лиц компенсацию за использование принадлежащих им товарных знаков за тот период, когда заявка уже подана, но Роспатент еще не принял решение о регистрации.

    В соответствии с п. 1 ст. 1491 Гражданского кодекса исключительное право на товарный знак действует в течение 10 лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент.

    Исходя из данной нормы, исключительное право на товарный знак возникает после подачи заявки в Роспатент. Следовательно, использование третьими лицами принадлежащего правообладателю обозначения после подачи заявки, но до принятия решения Роспатентом о регистрации товарного знака должно признаваться нарушением его исключительного права. Таким образом, предприниматели полагают, что могут взыскивать компенсацию за несанкционированное использование принадлежащих им товарных знаков в указанный период.

    Вместе с тем судебная практика по данному вопросу сложилась неоднозначная. Поэтому рассмотрим случаи, когда при аналогичных обстоятельствах суды приходили к совершенно противоположным выводам.

    Так, 2 сентября 2014 года ООО «Студия анимационного кино «Мельница» подало в Роспатент заявку на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «Три богатыря. Ход конем». До принятия Роспатентом решения о регистрации студии стало известно, что третье лицо без ее согласия реализует DVD-диски и раскраски под указанным обозначением. Тогда студия произвела закупку контрафактных товаров, чтобы зафиксировать факт нарушения своих исключительных прав.

    После принятия Роспатентом решения о регистрации товарного знака студия обратилась в суд с исковым заявлением к ответчику о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак. Исковое заявление было удовлетворено. При этом суды отклонили довод ответчика о том, что использование обозначения до его регистрации в качестве товарного знака не может рассматриваться как нарушение исключительных прав правообладателя (постановление Суда по интеллектуальным правам от 7 июня 2017 г. по делу № А08-2700/2016).

    В другом деле суды пришли к противоположным выводам.

    14 сентября 2012 года ООО «Маша и Медведь» подало заявку на регистрацию двух изобразительных товарных знаков. После подачи указанных заявок, но до даты принятия Роспатентом решения о регистрации компании стало известно, что ее права нарушаются третьими лицами. Чтобы зафиксировать факт нарушения своих прав, компания произвела закупку контрафактных товаров.

    Основываясь на п. 1 ст. 1491 ГК РФ, компания посчитала, что ее исключительные права на зарегистрированные товарные знаки действуют с момента подачи соответствующих заявок, а, значит, подлежат защите. Поэтому после принятия решения о регистрации заявленных обозначений в качестве товарных знаков компания обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам № 505856 и № 505857.

    В результате компании не удалось взыскать компенсацию за использование принадлежащих ей обозначений. Судом по интеллектуальным правам было отмечено, что в соответствии со ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак принадлежит лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак. При этом совершенные другими лицами до государственной регистрации товарного знака действия по использованию сходного обозначения не являются нарушением исключительного права и к таким лицам не могут быть применены меры ответственности, предусмотренные гражданским законодательством (постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 февраля 2017 года № С01-1271/2016 по делу № А71-990/2016).

    Истек срок исковой давности для предъявления требований о взыскании компенсации

    Согласно п. 1 ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

    В соответствии с Постановлением Президиума ВАС РФ от 2 апреля 2013 года № 15187/12 по делу № А42-5522/2011 законом не установлены иные правила исчисления исковой давности для требований о защите исключительных прав на товарный знак, в связи с чем к требованиям о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака подлежит применению общий срок исковой давности.

    Таким образом, требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака должны быть заявлены в течение трех лет с момента, когда правообладателю стало известно о нарушении его исключительных прав. В противном случае правообладателю может быть отказано в удовлетворении требований о взыскании компенсации.

    Так, ООО «Девелопмент» обратилось в суд с требованием к ОАО «Сбербанк России» о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 335609 «Мы всегда рядом». В процессе судебного разбирательства банк заявил о пропуске срока исковой давности. Поскольку требование компании было заявлено по истечении трехгодичного срока, суд отказал в удовлетворении исковых требований (постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 декабря 2013 года № С01-300/2013 по делу № А40-221/2013).

    Произошло исчерпание исключительных прав правообладателя на товарный знак

    Согласно ст. 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

    Данный принцип исчерпания права означает, что предприниматель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия. То есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

    Так, истцу принадлежал товарный знак «Русмаш» по свидетельству № 473042, и ему стало известно, что ответчиком реализуется товар, на упаковку которого нанесено изображение, сходное до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком. Истец обратился в суд с иском о взыскании компенсации.

    [3]

    В процессе судебного разбирательства было установлено, что ответчик приобрел данные товары у третьего лица. При этом само третье лицо приобрело указанные товары у Истца. Таким образом, ответчик реализовывал товары, произведенные и введенные в гражданский оборот самим правообладателем спорного товарного знака. Поскольку произошло исчерпание исключительного права, истцу было отказано во взыскании компенсации с ответчика (постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 ноября 2018 г. № С01-946/2018 по делу № А03-19009/2017).

    Читайте так же:  Что нужно для автокредита

    Потребители не смогут спутать товары правообладателя и товары третьего лица

    Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

    Исходя из данной статьи, нарушением исключительных прав правообладателя на товарный знак является такое использование, при котором возникает вероятность смешения. То есть необходимо доказать, что потребители могут спутать товары правообладателя и товары третьего лица. В противном случае взыскать компенсацию за использование товарного знака не получится.

    Так, ООО «Манго Телеком» принадлежат товарные знаки по свидетельствам № 566451, № 467758, № 467759, № 235044, № 242054, включающие в себя словесные элементы «Манго Телеком», «MangoTelecom», «Mango Tele.com» и «Mango Office». Под данными обозначениями осуществляет свою деятельность одна из крупнейших телекоммуникационных компаний Российской Федерации. Ей стало известно, что другая компания, ООО «Джентельменские решения», в своей рекламе указывает на то, что ее сервис является аналогом сервиса «Манго телеком».

    Результатом стал судебный иск с требованием о взыскании компенсации, однако в его удовлетворении суд отказал, ссылаясь на то, что в тексте рекламной ссылки имеется прямое указание на то, что сервис ответчика является аналогом сервиса истца, а не самим сервисом «Манго телеком», в связи с чем указанные сервисы нельзя перепутать (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 июля 2018 г. № 09 АП-27975/2018-ГК по делу № А40-81716/17).

    Правообладатель использует товарный знак исключительно с целью взыскания компенсации с других участников экономической деятельности

    В соответствии с п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

    Суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст. 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом (п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

    Поскольку основной функцией товарных знаков является индивидуализация товаров, то суды признают злоупотреблением правом действия правообладателей по аккумулированию товарных знаков и их использованию исключительно с целью взыскания компенсации с других участников экономической деятельности. Соответственно, в удовлетворении требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак такому правообладателю будет отказано (постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2018 г. № С01-422/2018 по делу № А28-5685/2017).

    Статья 14.10. Незаконное использование товарного знака

    Статья 14.10. Незаконное использование товарного знака

    1. Объектом административного правонарушения, предусмотренного в ст. 14.10, является организация предпринимательской деятельности. Виновный посягает на порядок применения (использования) предпринимателями (гражданами и юридическими лицами) т.н. исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, и средств индивидуализации предусмотренных в ст. 1225-1551 ГК.

    2. Объективная сторона анализируемого правонарушения состоит в том, что виновный:

    1) незаконно использует исключительные права других лиц на ТЗ и иные средства индивидуализации. Иначе говоря, не заключает с правообладателем договор коммерческой концессии или иной договор (например, лицензионный), позволяющий ему пользоваться при выполнении работ, оказании услуг, реализации товаров комплексом таких исключительных прав на средства индивидуализации;

    2) посягает на исключительные права на такие средства индивидуализации, как:

    товарный знак, т.е. обозначения, способные отличать товары одной фирмы от однородных товаров, производимых и реализуемых другими фирмами;

    знак обслуживания, т.е. обозначения, способные отличать услуги, оказываемые данной фирмой, от аналогичных услуг, оказываемых другими фирмами;

    наименование места происхождения товара, услуги;

    других обозначений, сходных с упомянутыми выше (например, фирменное наименование). Однако к исключительным правам не относятся всякого рода условные обозначения, распорядки, правила, различные научные теории, систематические методы, касающиеся только внешнего вида изделия, товара. См. подробнее об этом в книгах: Гуев А.Н. Комментарий к гражданскому законодательству, не вошедшему в части первую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации. М.: Изд-во «Экзамен», 2006; Гуев А.Н. Постатейный комментарий к части 4 ГК РФ. М. Контракт. 2008.

    Оконченным данное деяние считается с момента совершения. Оно совершается только в форме действий. Данное правонарушение именно объективной стороной отличается от состава преступления, предусмотренного в ст. 180 УК «Незаконное использование товарного знака» (она устанавливает уголовную ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, наименования происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб).

    ВАС разъяснил, что ЮЛ использовавшее ТЗ без разрешения правообладателя может быть привлечено к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.10 за ввоз маркированного ТЗ на территорию РФ и в том случае, если оно не знало, что соответствующее обозначение зарегистрировано в качестве ТХ, поскольку используя обозначение, оно должно было проверить, предоставляется ли ему правовая охрана в РФ (п. 15 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.07 N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел связанных с применением об интеллектуальной собственности».

    Видео (кликните для воспроизведения).

    3. Субъектами этого правонарушения могут быть:

    1) граждане (см. коммент. к ст. 2.3, 2.8);

    2) должностные лица (в т.ч. и индивидуальные предприниматели), см. коммент. к ст. 2.4, 2.5;

    Читайте так же:  Штрафы за свет

    3) юридические лица (см. коммент. к ст. 2.1, 2.10).

    4. Субъективная сторона данного правонарушения характеризуется либо прямым, либо косвенным умыслом (см. коммент. к ст. 2.2).

    5. По ст. 14.10 назначаются:

    1) одно основное наказание — административный штраф (см. коммент. к ст. 3.5);

    2) одновременно (и обязательно) — дополнительное административное наказание — конфискация предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака и т.п. (см. коммент. к ст. 3.7);

    3) и административный штраф, и конфискация назначаются судьей (см. коммент. к ст. 23.1).

    Поправки, внесенные в ст. 14.10 Законом от 27.12.05, вступили в силу с 09.01.06.

    Использование чужого товарного знака в информационных целях: нарушение или нет?

    Использование чужого товарного знака при предоставлении иным лицом потребителям информации об оказываемых услугах или предлагаемых товарах в ситуации, когда такие товары или услуги связаны с товарами (услугами) правообладателя, должно признаваться правомерным. Важно при этом, чтобы ответчик не создавал у потребителей видимость того, что он выступает под спорным товарным знаком, что его поддерживает правообладатель и т.п. В данном случае третье лицо использует товарный знак не в качестве указателя на источник происхождения своих товаров (услуг). Такое лицо не стремится выдать свои товары (услуги) за товары правообладателя. Его цель — раскрыть лишь назначение, возможные способы использования своих товаров в привязке к товарам правообладателя либо содержание своих услуг.

    В российском праве полноценной доктрины добросовестного номинативного использования товарных знаков до сих пор не сложилось. Между тем можно найти решения, в которых суды руководствовались логикой, похожей на ту, которой руководствуются правоприменители за рубежом (см. бокс «Зарубежный опыт»).

    Так, в одном деле индивидуальный предприниматель Л. обратился к «Радио Ретро» с иском о защите исключительных прав на товарный знак «Мираж». Как было установлено судом, ответчик разместил в интернете рекламу музыкального шоу «Легенды Ретро FM», в которой в том числе анонсировалось выступление группы «Мираж». Обозначение «Мираж» является зарегистрированным товарным знаком в отношении услуг 41-го класса МКТУ — организация и проведение концертов, спектаклей, выступлений артистов. Суд в иске отказал, отметив, что «указание третьими лицами товарного знака или сходного с ним обозначения с целями, отличными от цели индивидуализации товаров, работ или услуг, при отсутствии вероятности смешения различных товаров и производителей не является использованием товарного знака» (решение АС г. Москвы от 30.06.2017 по делу № А40-17841/17-51-166).

    В другом деле суд признал правомерным использование товарного знака «Пропаганда» (название музыкальной группы) на рекламных плакатах, анонсирующих выступление В. Ворониной, в отношении которой было указано, что она является бывшей солисткой группы «Пропаганда». Помимо прочего суд констатировал, что в рекламе дана ссылка на реальные творческие достижения данного исполнителя и она не может быть признана незаконным использованием товарного знака истца (см. постановление СИП РФ от 26.05.2017 № С01-372/2017 по делу № А41-50022/2015).

    Между тем в большинстве дел российские суды все же не оценивают возможность отказа в иске о нарушении исключительного права на товарный знак по причине его номинативного добросовестного использования — для предоставления потребителям полной информации о продукте. Проиллюстрируем данный тезис двумя примерами.

    Суд рассмотрел спор между ОАО «АВТОВАЗ» и индивидуальным предпринимателем Ф. о нарушении исключительного права на товарный знак «Ладья в овале». Как было установлено судом, общество «АВТОВАЗ» является правообладателем изобразительного общеизвестного товарного знака «Ладья в овале», зарегистрированного в том числе в отношении товаров 12-го класса МКТУ. Ответчик разместил данный товарный знак на вывеске принадлежащего ему магазина автозапчастей. Суды трех инстанций удовлетворили требования истца. При этом они исходили из отсутствия в материалах дела доказательств того, что вывеска на магазине ответчика с размещенным на ней товарным знаком «Ладья в овале», где продаются автозапчасти, принадлежит правообладателю этого товарного знака либо была изготовлена и размещена на фасаде с его согласия. Суды проигнорировали тот факт, что ответчик, по всей вероятности, использовал товарный знак «Ладья в овале» в качестве указателя на автомобили, производимые правообладателем. Его цель заключалась в том, чтобы информировать потребителей о наличии у него автозапчастей для машин, выпускаемых «АВТОВАЗОМ» (см. постановление СИП РФ от 07.04.2017 № С01-130/2017 по делу № А12-40377/2016).

    В другом деле (см. постановление СИП РФ от 08.08.2016 № С01-650/2016 по делу № А60-51650/2015) компания ДАФ Тракс Н.В./DAF Trucks N.V. (далее — Компания) обратилась с иском к ООО Торговый дом «Автотранспортная база № 3» о нарушении исключительного права на товарные знаки «DAF» (марка грузовых автомобилей), зарегистрированные в отношении услуг 35-го и 37-го классов МКТУ. Как было установлено судом, ответчик использовал обозначения, тождественные товарным знакам истца, при оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, а также в отношении услуг розничных магазинов, в том числе при размещении названных обозначений в объявлениях, на вывесках и в рекламе. Ответчик ссылался на то, что он на протяжении нескольких лет был официальным партнером по поддержке клиентов общества «Стройавтоматика», которое, в свою очередь, является официальным дилером Компании. Он пояснил, что реализуемые им товары, маркированные обозначением «DAF», являются оригинальными и приобретались непосредственно у ООО «Стройавтоматика». Тем не менее иск был удовлетворен. Как и в приведенном выше деле, правоприменитель не рассматривал ситуацию с той позиции, что ответчик использовал товарный знак истца не в качестве указателя на источник происхождения товаров (услуг).

    Таким образом, на наш взгляд, ваша деятельность является правомерной и не нарушает исключительных прав на товарные знаки. Однако существует риск того, что российские суды иначе расценят ситуацию.

    Согласно ст. 14 Директивы Европейского Парламента и Совета Европейского Союза № 2015/2436 от 16.12.2015 «О сближении права государств — членов ЕС в отношении товарных знаков» правообладатель не вправе запрещать третьим лицам использовать принадлежащий ему товарный знак, если это необходимо для отсылки к товарам/услугам правообладателя, в частности для маркирования назначения товаров третьих лиц в качестве комплектующей или запасной части. Такое использование является допустимым лишь тогда, когда оно соответствует добросовестной практике в промышленной и коммерческой сфере.

    Так, в деле Gillette v. LA-Laboratories1 ответчик использовал товарный знак Gillette на упаковке продаваемых им лезвий бритвы. Он указывал, что лезвия подходят в том числе для бритвы Gillette. По мнению правообладателя, подобные действия могли сформировать у потребителей впечатление, что ответчик использует обозначение по лицензии правообладателя. Как отметил Суд ЕС, третье лицо может использовать чужой товарный знак в тех случаях, когда это необходимо для предоставления потребителям полной информации о продукте. При этом не должно создаваться впечатление, что указанное лицо коммерчески связано с правообладателем, товарный знак не должен дискредитироваться.

    Читайте так же:  Сроки выплаты заработной платы

    В американском праве широкое распространение получила доктрина nominative fair use. В соответствии с ней суды США не признают нарушением использование ответчиком товарного знака для описания продукта истца (правообладателя), а не собственного продукта при наличии ряда условий: (1) товар (услуга) не может быть определен без использования чужого товарного знака; (2) должна использоваться только та часть товарного знака, которая необходима для определения продукта или услуги; (3) пользователь обозначения не должен делать ничего, что могло бы заставить потребителей думать, что правообладатель поддерживает его товары (услуги).

    Например, в одном деле суд отказался признать нарушением исключительного права использование обозначения Volkswagen в рекламе компании, осуществляющей ремонт автомобилей. А в деле Tiffany v. eBay2 суд отказался признать нарушением исключительного права использование компанией eBay товарного знака Tiffany в рекламе, которая описывала подлинные товары Tiffany, продаваемые на платформе eBay.

    1 Case C-228/03, Gillette Co. v. LA-Laboratories Ltd Oy [2005] ECR I-2337.

    2 Tiffany Inc. v. eBay Inc., 600 F.3d 93 (2d Cir. 2010).

    [1]

    Использование зарегистрированного другой компанией товарного знака

    Более девяти лет назад мы зарегистрировали юридическое название компании и создали логотип, в котором содержится название зарегистрированного другой компанией товарного знака. В тот момент не проверили его на регистрацию. Начали этот вопрос изучать, когда меняли логотип. Название совпадает с зарегистрированным товарным знаком, в новом логотипе тоже планируем использовать это название, хотя начертание отличается от начертания компании, зарегистрировавшей товарный знак. Могут ли у нас возникнуть проблемы с компанией, зарегистрировавшей товарный знак, если мы оставим название в логотипе?

    Чтобы разобраться в ситуации, необходимо ответить на три вопроса.

    Во-первых, совпадают ли сферы деятельности вашей компании и правообладателя схожего знака? Если вы знаете номер соответствующего свидетельства, то зайдите в раздел «Открытые реестры» на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности и посмотрите полный перечень товаров и услуг, в отношении которых зарегистрировано обозначение. Если пересечений нет, то использование возможно. Однако в некоторых ситуациях даже товары и услуги из разных классов Ниццкой классификации признаются однородными, поэтому за пояснениями лучше обратиться к специалисту.

    Во-вторых, о каком слове или словосочетании идет речь? Если оно указывает непосредственно на услугу или товар (например, «управленческий консалтинг» или «молочные продукты» для соответствующих сфер деятельности), то использование разрешено. Стоит опять же обратиться к реестру и проверить, не отнесен ли словесный элемент к неохраняемым. Если нет, но вам кажется, что слово или словосочетание вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, является общепризнанным термином или указывает на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ производства или сбыта товаров, то вы можете оспорить такую регистрацию в Палате по патентным спорам.

    В-третьих, использует ли эта компания обозначение в настоящий момент? Если не использует больше трех лет, то вы имеете право направить правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров. Если правообладатель не ответит в течение двух месяцев, вы можете обращаться в суд с заявлением о досрочном прекращении охраны знака.

    Если же вы пришли к выводу, что товары и услуги пересекаются, товарный знак конкурента уникален и используется, то стоит разобраться с возможными последствиями. Различное начертание букв не спасет от нарушения: при оценке сходства обозначений, включающих в себя и словесный, и изобразительный элемент, доминирующим, как правило, признается словесный.

    Кроме этого, несмотря на то, что право на фирменное наименование охраняется отдельно от права на товарный знак, если компания была зарегистрирована после права приоритета товарного знака, сослаться на эту норму не получится. В таком случае целесообразно обратиться к правообладателю с предложением заключить лицензионное соглашение.

    Возможно ли пародийное использование чужого товарного знака?

    Вопрос сложный. Вполне вероятна ситуация, что обладатель известного бренда предъявит к вам иск о нарушении исключительного права. И в суде вам будет непросто доказать свою позицию, хотя у вас и будут определенные аргументы против подобных требований. Поясним.

    Если исходить из того, что вам действительно удалось в юмористической форме обыграть известный товарный знак, то подобное использование может рассматриваться в качестве пародийного. Подобное использование названо в качестве случая свободного использования (на которое не нужно согласия правообладателя) объектов авторского права (п. 4 ст. 1274 ГК РФ). Применительно к средствам индивидуализации подобного исключения не предусмотрено.

    Можно ли применять нормы п. 4 ст. 1274 ГК РФ по аналогии к товарным знакам? Или отсутствие ссылки на пародийное использование для товарных знаков означает, что законодатель не планировал для средств индивидуализации подобного изъятия?

    Представляется, что на товарные знаки нецелесообразно автоматически переносить конструкцию, возникшую в авторском праве. Проблема в том, что с созданием пародии в рассматриваемых случаях, во-первых, возникают различные конфликты интересов. В случае с пародией на объекты авторских прав не могут пострадать интересы потребителей. Речь идет о сопоставлении интересов авторов оригинального и пародийного произведения, а также об общественном интересе в культурном развитии. Во-вторых, в случае с пародией товарных знаков должны учитываться функции и ценности, заложенные в основу прав на средства индивидуализации. В данном случае возникает определенный парадокс. С одной стороны, пародия на бренд в любом случае носит некий творческий характер. С другой стороны, если вести речь строго о пародийном товарном знаке (а не об объекте искусства, где был «обыгран» товарный знак, в том числе с ироническим подтекстом), то самостоятельный объект авторского права в данном случае может и не быть создан. Отсутствует вклад в культурное развитие, который мог бы оправдать ограничение исключительных прав.

    Это, однако, не означает, что пародия на товарные знаки не может быть оправдана с позиции действующего законодательства РФ. В соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ обязательным условием признания действий ответчика по использованию товарного знака нарушением исключительного права является вероятность смешения. В случае, когда компания пародирует чужой известный товарный знак — в юмористической или ироничной форме обыгрывает особенности бренд-имиджа правообладателя — вероятности смешения может не быть. Важно только, чтобы потребители четко воспринимали используемые обозначения в качестве пародийных и у них не создавалось впечатления, что вы как-то связаны с правообладателем.

    Читайте так же:  Лицензия на добычу песка

    Необходимо при этом отметить, что данные выводы носят теоретический характер. Судебная практика, которая могла бы их подтвердить, в России отсутствует.

    Определенный интерес в рассматриваемом аспекте представляет пример с открытием кафе «Сбербар». В 2010 г. в Москве в одном здании с отделением Сбербанка открылось заведение со звучным названием «Сбербар». Вывески «Сбербара» и Сбербанка хотя и отличались цветом (красный и зеленый соответственно), были схожи шрифтами, а также рубриками «режим работы» и «обслуживание физических лиц». Логотип на вывеске кафе (бокал) напоминал фирменный сбербанковский кошелек, водруженный на стеклянную ножку. Владельцы кафе планировали работать под слоганом «Еда рядом!» (напоминающим сбербанковский — «Всегда рядом!») и ввести для постоянных клиентов дисконтную карту «Собирательная книжка» 1 . Руководство «Сбербанка» потребовало от владельцев бара «сменить имидж» заведения. Не желая вступать в конфликт, владельцы переименовали бар в «Депозитарий». Вывески, содержащие в себе идентичные банку рубрики и пародировавшие знак кредитной организации, были изменены.

    Необходимо четко понимать, действительно ли спорный товарный знак является общеизвестным. Решение о признании товарного знака общеизвестным принимает Роспатент на основе заявления правообладателя. Роспатент ведет отдельный Реестр общеизвестных товарных знаков. В настоящее время в Реестр общеизвестных товарных знаков включено всего лишь 200 товарных знаков.

    При присоединении Российской Федерации к ВТО у отдельных государств-членов возникли вопросы относительно установленного административного порядка признания знака в качестве общеизвестного. Были приведены примеры, когда широко известные, обладающие значительной репутацией товарные знаки не получили признания в качестве общеизвестных в России.

    Представители российской стороны отметили, что ГК РФ не содержит каких-либо норм, устанавливающих связь между предоставлением правовой охраны товарному знаку, который считается общеизвестным, и его включением в перечень. Таким образом, если правообладатель такого товарного знака предъявляет иск о нарушении его прав на товарный знак, суд определит, были ли нарушены права владельца товарного знака независимо от факта включения этого товарного знака в перечень. Однако решение суда будет ограничено в своей силе в рамках конкретного случая. Иными словами, товарный знак может быть признан общеизвестным как административным органом, так и судом. Но вывод суда об общеизвестности товарного знака будет иметь значение только в рамках конкретного спора.

    Вопрос квалификации товарного знака в качестве обычного или общеизвестного обладает значением по причине того, что правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется на все товары и услуги. В то время как обычного — только на те товары (услуги), в отношении которых он зарегистрирован, и им однородные. Сходное с обычным товарным знаком обозначение может свободно использоваться в неоднородной деятельности.

    Примечательно, что западные правопорядки признают правомерность пародийного использования. Как отмечается в американской доктрине, пародия как исключение из ответственности за нарушение на самом деле представляет собой случай, когда правообладатель не может доказать вероятность введения в заблуждение 2 . Схожий подход высказывался на уровне судебной практики. Так, при рассмотрении дела Dr. Seuss Enters. v. Penguin Books USA, Inc., суд отметил, что пародия представляет собой один из способов обоснования отсутствия введения потребителей в заблуждение.

    Весьма показательно в рассматриваемом аспекте дело Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC. Ответчик предлагал собачьи игрушки «Chewy Vuiton», которые намекали на товарный знак истца «Louis Vuitton», под которым истец продавал в том числе аксессуары для собак.

    Суд определил, что пародия реально имела место. Затем рассмотрел четыре фактора, указывающие на введение потребителей в заблуждение:

    сила товарного знака;

    степень сходства между двумя товарными знаками;

    Прежде всего, суд отметил, что пародия может перевесить критерий силы товарного знака. При том что сильный товарный знак обычно делает более выгодной позицию истца, в случае с пародией имеет место обратная ситуация. Слабый товарный знак не может использоваться в пародии. Только в случае с использованием сильного знака потребители знают, что имеют дело с пародией. Затем суд указал, что в ситуации с пародией должен иным образом учитываться критерий сходства товарных знаков. Пародией обозначение делает его способность быть схожим с оригинальным товарным знаком, вызвать его образ в сознании потребителей и при этом комментировать его. В рассматриваемом деле ответчик имитировал часть обозначения LV. Однако разграничил свой продукт с оригиналом с сатирическим оттенком.

    В конечном итоге суд вынес решение в пользу ответчика. Он заключил, что реклама, продажи и распространение «Chewy Vuiton» игрушек для собак не могли привести к введению потребителей в заблуждение, потому что это была очевидная пародия.

    1 Подробнее см. Зайцев А.М. «Сбербар», «Газпромчик»: возможно ли использование пародийных товарных знаков в России? («Журнал Суда по интеллектуальным правам», № 8, июнь 2015 г., с. 59—63).

    Видео (кликните для воспроизведения).

    2 Duncan, Samuel M., Protecting Nominative Fair Use, Parody, and Other Speech-Interests by Reforming the Inconsistent Exemptions from Trademark Liability (November 22, 2010). Michigan Journal of Law Reform, Vol. 44, p. 219, 2010.

    Источники


    1. Малько, А.В. Теория государства и права. Гриф УМО МО РФ / А.В. Малько. — М.: Норма, 2015. — 203 c.

    2. Марченко, М. Н. Теория государства и права / М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина. — М.: Проспект, 2012. — 720 c.

    3. Хазиев, Ш. Н. Вопросы судебной экспертизы в деятельности Европейского Суда по правам человека / Ш.Н. Хазиев. — М.: Компания Спутник +, 2017. — 935 c.
    4. Общая теория государства и права. Академический курс в 3 томах. Том 3. — М.: Зерцало-М, 2001. — 528 c.
    5. Чепурнова, Н. М. Судебная защита в механизме гарантирования прав и свобод. Конституционно-правовой аспект / Н.М. Чепурнова, Д.В. Белоусов. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2014. — 168 c.
    Использование чужого товарного знака
    Оценка 5 проголосовавших: 1

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here